Estas son las opciones de Frisby para poder proteger su marca en España

Los últimos meses han sido muy movidos en materia de noticias de compañías colombianas en España. El Grupo Trinity anunció la compra de la cadena Clarel, mientras que Colombina se quedó con la compañía Fiesta. Asimismo, Crepes & Waffles abrió nuevos locales, y Home Burger aterrizó en Madrid. Por su parte, Juan Valdez inició un agresivo proceso de expansión en ese país.

En medio de este boom, una noticia sacudió el tejido empresarial colombiano. A principios de mayo, Frisby, la tradicional cadena nacional de restaurantes de pollo frito, aseguró que se había identificado en España el uso no autorizado de su marca, al igual que atributos gráficos y personajes característicos, como el Pollo Frisby.

Frisby, fundada en Pereira en 1977, cuenta con 280 restaurantes en Colombia y proyecta la apertura de 15 nuevos puntos en 2025, con una inversión de 98.000 millones de pesos. Actualmente, la organización genera más de 5.600 empleos en el país y su facturación anual se acerca a los 900.000 millones de pesos.

La empresa en España señaló que Frisby S. A. BIC (la compañía colombiana) únicamente posee una marca gráfica en la Unión Europea, registrada en 2004, y que actualmente se encuentra en proceso de caducidad por falta de uso “serio y comprobado” desde hace más de una década. “En consecuencia (...), dicha marca está sujeta a la extinción total de los derechos conferidos, incluidos los derechos de oposición y de reclamación. A diferencia de ello, Frisby España SL cuenta con una marca denominativa registrada, en vigor, y en uso efectivo y comprobable, conforme a las exigencias de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea”.

Frisby en Colombia desmintió que el caso fuera una estrategia de mercadeo para ambientar su llegada a España y dijo que se trata de un asunto legal. Insistió en que cuenta con registro de marca vigente en la Unión Europea, en España y en otros países del mundo. “Estamos dispuestos a defender la marca”, dijo la firma.

La operación en España, en principio, buscaba socios franquiciados para la apertura de locales en ese país. Pero, ante la escalada de las diferencias jurídicas, anunció en su página la decisión de suspender temporalmente las adhesiones al programa.

Sin embargo, Frisby España dejó una puerta abierta: la llamó “un diálogo constructivo” con Frisby Colombia para alcanzar un acuerdo operativo, logístico y comercial. “Nuestra voluntad no es el conflicto, sino ofrecer a los consumidores europeos una experiencia culinaria inspirada en las raíces sudamericanas, aún poco representadas en el mercado. Este proyecto nace con el objetivo de servir una demanda real, no atendida hasta ahora”.

Lo que muchos han calificado como una usurpación de la marca despertó una ola de “a-pollo” a Frisby en Colombia. Empresas de distintos sectores, como el fondo de pensiones Porvenir o Bancolombia, otras de alimentos, como Alpina o Crepes & Waffles, y hasta los mismos competidores, como KFC, han mostrado su respaldo a la firma colombiana con diferentes piezas en sus redes sociales.

De acuerdo con expertos consultados por SEMANA, las marcas deben registrarse en cada país donde se desea o se tiene previsto crecer, pues los registros dan protección territorial. Sin embargo, hay registros que cubren varios territorios, como el Sistema de Madrid, que permite registrar una marca en varios países miembros mediante una solicitud presentada ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (Ompi) o en la Unión Europea. Son procesos costosos, pues incluyen diferentes clases para protegerse. Por ejemplo, en Colombia cada uno vale cerca de 1,3 millones de pesos, mientras que en otros países oscila entre los 150 y 500 dólares.

La protección de una marca puede perderse por varios factores, pero, especialmente, por el no uso dentro de un periodo específico. Y, como explica un experto a SEMANA, los tiempos específicos varían, aunque generalmente están entre los tres y cinco años dependiendo del país.

María Claudia Martínez, socia de Martínez Quintero Mendoza González Laguado & De La Rosa, aseguró: “Aun cuando uno tenga el registro de una marca tanto acá como en España, es un derecho exclusivo, siempre y cuando haga uso de ese derecho. Uno no está siempre cien por ciento cubierto solamente por tener un registro; uno, además, tiene que usar esa marca”.

Al parecer, y por la fragmentaria información obtenida, Frisby Colombia no la ha usado ni se opuso en los tiempos al registro de su marca en España. Por eso, Frisby España señaló que la marca de la colombiana será revocada en su totalidad “en caso de no aportarse pruebas de uso efectivo en un plazo máximo de dos meses”. A su juicio, esta decisión confirma la apertura oficial del procedimiento de extinción de los derechos sobre dicha marca, “debido a la ausencia de uso efectivo y comprobado durante más de cinco años en el territorio europeo”.

¿Qué caminos le quedan a Frisby Colombia? Por un lado, presentar una oposición, incluso si ya se venció el plazo, como un escrito de advertencia o una carta de observaciones, que puede ser útil para poner en conocimiento de la autoridad la existencia de un derecho anterior y alertar sobre un posible conflicto con una marca previamente registrada por un tercero.

Por otro lado, solicitar la cancelación, argumentando mala fe en el registro. O, finalmente, llegar a un acuerdo con el titular del registro. En algunos casos, es posible pactar una licencia de uso que permita emplear la marca en circunstancias específicas.

Para Pablo Felipe Robledo, exsuperintendente de Industria y Comercio, y socio de Robledo Asociados, hay organizaciones en el mundo que les hacen “la vida imposible a los empresarios”, pretenden extorsionarlos con el tema marcario. “En unos países, registran unas marcas muy importantes, las autoridades no advierten eso, o a veces no tienen por qué advertirlo, y terminan concediendo unos registros marcarios a nombre de unas personas que nada tienen que ver con las empresas dueñas de la marca y que la han hecho famosa. ¿Eso con el fin de qué? De que uno termine comprando lo que es de uno”. Agregó que Frisby Colombia debe procurar que, por competencia desleal, haya decisiones que ordenen cancelar esos registros marcarios o por registros marcarios de mala fe. Sin embargo, subrayó que el problema es que son procesos muy largos y no son automáticos.

Martínez abrió dos opciones. Si los de España, como ya lo manifestaron, están abiertos a una negociación, dependiendo de cómo se haga, incluso podrían estar tocando temas penales. “Si ellos están exigiéndole a Frisby Colombia que les pague para el registro de la marca y los están poniendo contra la pared, al final uno podría estar hablando de una extorsión. No soy penalista, pero creo que sí se podría analizar esa eventualidad”. Otra opción, argumentar derechos de autor. “¿Quién es el autor y quién es el que tiene los derechos económicos sobre el pollo?”, se preguntó.

Una de las dificultades es demostrar la mala fe en estos procesos. Sin embargo, para Felipe Serrano, de la firma Serrano Martínez CMA, la mala fe estaría contemplada en la venta de franquicias. ¿Por qué? Frisby España no tiene puntos de venta y, según él, estaría vendiendo la franquicia supuestamente de la colombiana, “usando esa marca para engañar a la gente haciéndole pensar que es Frisby Colombia y que está vendiendo el know how, la receta y el servicio de la empresa colombiana”.

Por ahora, queda la lección para las empresas colombianas de proteger, cuidar y hacer seguimiento permanente de uno de sus activos más valiosos: la marca.